技术特征与技术启示


1 引言

发明的创造性是指与现有技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步。其中,判断发明是否具备突出的实质性特点,即判断发明相对于现有技术而言是否显而易见

而判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见,通常按照“三步法”的步骤进行:

(1) 确定最接近的现有技术;
(2) 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;
(3) 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

在判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见的过程中,所要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示

这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示,则发明是显而易见的,不具有突出的实质性特点。

通常,认为现有技术中存在上述技术启示的情况有以下几种:

(1) 发明的区别特征为公知常识;
(2) 发明的区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段;
(3) 发明的区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段,该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

本文将从一个实际的案例出发,谈谈关于创造性评判中技术启示的判断的一些认识。

2 案例研究

2.1 案件背景

在观看视频时,很多节目的时长往往长达一两个小时。有时用户并不想从头到尾将整个视频完整地看完,而只关心节目中的精彩部分。一般来说,用户可以通过点击快进、拖动进度条等方式跳过不感兴趣的视频内容。

为了节约用户的观看时间,有些视频资源提供商会自行抽取精彩片段合成数个视频片段,用户可以仅观看这些视频片段即可了解节目的精彩内容。

然而这种方式存在的问题在于,抽选片段的标准是基于视频资源提供商的主观意识,并不一定真正地反映用户的关注程度

2.2 涉案专利

为了解决上述问题,广州市动景计算机科技有限公司(以下简称“动景”)于2014年10月31日申请了一件名为“产生视频帧集合的方法和设备”,利用视频每单位时间的播放密集程度作为抽选并形成精彩视频片段的标准。

相应地,涉案专利的权利要求1如下:

“1、一种产生视频帧集合的方法,包括:
从视频中筛选出播放密集程度大于预定阈值的密集播放视频帧,其中视频帧的播放密集程度是该视频帧被播放次数与所述视频被播放次数之比;
从至少一个由连续的多个密集播放视频帧构成的密集播放视频片段中抽取中选视频帧;以及
拼接所述中选视频帧以形成所述视频帧集合。”

这件专利申请于2017年3月22日获得授权。然而,就在刚获得授权不久,这件专利就被成功无效。

2.3 无效宣告

无效请求人为北京爱奇艺科技有限公司,其于2017年7月14日向专利复审委员会提出了无效宣告请求,请求宣告涉案专利的权利要求全部无效。

让我们把时间回溯到涉案专利申请之前。

2013年11月26日,爱奇艺上架了“绿镜”的功能,该功能能够利用大数据对用户观看视频的数据进行统计分析,从而判断用户对于每个视频中不同片段的喜好程度;再将经过大数据分析得到的大部分用户都倾向于“喜欢”的精彩内容抽离出来,生成受关注程度最高的“精华版”视频。

针对这一项功能,北京奇艺世纪科技有限公司(以下与北京爱奇艺科技有限公司一起统称为“爱奇艺”)于2013年9月17日向国家知识产权局提交了一件名为“一种视频的播放方法及播放器”的专利申请(申请公开号为CN103501461A),通过以跳过率阈值作为视频帧的选取标准,将跳过率与预定阈值进行比较以确定用户对视频内容感兴趣与否。

而这件专利,就是爱奇艺用来无效涉案专利的对比文件之一——对比文件1。

在无效程序中,爱奇艺提供了三个对比文件。除了上述爱奇艺持有的专利对比文件1之外,爱奇艺还提交了对比文件2和对比文件3。由于对比文件3并未用于评判涉案专利权利要求1的创造性,故本文未对此作出展开。

而对比文件2被公认为最接近的现有技术,其名称为“视频处理方法及装置”(CN103442252A)。

对比文件2要解决的技术问题是:用户通过简短的视频简介片头,即可了解该视频的内容,无需完整观看。

基于此,对比文件2的权利要求1如下:

“1、一种视频处理方法,其特征在于,包括:
从视频中抽取至少两个目标视频帧;
按照所述目标视频帧在所述视频中播放的时间顺序,将所述目标视频帧组织成视频流。”

2.4 判定过程

根据涉案专利权利要求1与对比文件2的特征比对,其中“抽取中选视频帧”的特征被对比文件2中的“抽取至少两个目标视频帧”公开,“拼接所述中选视频帧以形成所述视频帧集合”的特征被对比文件2中的“按照所述目标视频帧在所述视频中播放的时间顺序,将所述目标视频帧组织成视频流”特征公开。

因此,与对比文件2相比,涉案专利的区别技术特征为:“筛选出播放密集程度大于预定阀值的密集播放视频帧,其中视频帧的播放密集程度是该视频帧被播放次数与所述视频被播放次数之比;由连续的多个密集播放视频帧构成的密集播放视频片段”。

基于上述区别,复审委认为,涉案专利权利要求1实际要解决的技术问题是:根据何种标准从视频中筛选出用户关注的视频帧

对比文件2所采取的方案存在涉案专利所要解决的问题。也就是说,对比文件2也是基于视频资源提供商根据自身的认识和理解,从整个视频中抽取他们认为的精彩视频片段,进而合成精彩视频。

然而,正如涉案专利所言,这种精彩视频是固定不变的,其是站在视频资源提供商的角度选取的,不能真实地体现用户的角度,存在用户错过观看多数用户所认为的精彩视频的问题。

针对实际要解决的技术问题,对比文件1公开了以跳过率阈值作为视频帧的选取标准,将跳过率与预定阈值进行比较,以确定用户感兴趣与否。

通过用户的跳过率可以得到用户在视频的单位时间内选择观看或快速观看的概率,体现的是用户对播放内容的感兴趣程度。显然,若跳过率较高,则说明用户对该单位时间播放内容没有兴趣;若跳过率较低,则说明用户该单位时间播放内容比较有兴趣。

因此,对比文件1在视频播放过程中检测用户的操作行为信息,以各用户对视频观看的真实行为为基础,可以真实地体现用户对视频中感兴趣的部分。然后针对每个单位时间通过对各用户的操作行为信息的加权计算,确定视频在所述单位时间的跳过率,进而依据该跳过率对播放进行提示,从而使用户在未观看内容前就获知视频的该段内容是否吸引人,进而有选择性的观看视频,减少对于时间和流量的浪费。

可见,对比文件1的技术方案解决了视频播放中存在用户不感兴趣的部分、浪费资源的问题,其中跳过率与权利要求1中的视频帧的密集播放程度是从正反两个方面描述同一指标,均反映了广大用户对某一视频的感兴趣程度

因此,对比文件1给出了将真实体现广大用户对视频内容反映的大数据跳过率作为视频帧选取标准,并与相关阈值进行比较判定的技术启示。

由此,复审委得出结论,认为在对比文件2的基础上,结合对比文件1和本领域公知常识得到权利要求1的技术方案对本领域技术人员而言是显而易见的,权利要求1不具备创造性,故而宣告涉案专利无效。

2.5 不服上诉

动景不服进行上诉,然而经过北京知识产权法院的一审和最高人民法院的二审,均以败诉告终。

法院认为,虽然用户喜欢/不喜欢观看某段视频并不意味着其一定不跳过/跳过该段视频,但事实上,视频被密集播放必然意味着该视频被跳过的概率较低,反之亦然。因此,对比文件1中的“跳过率”与权利要求1中的视频帧的“密集播放程度”是筛选用户感兴趣的视频片段的正反两个路径

虽然对比文件1中的“跳过率”的计算方法及所用参数与本专利权利要求1中的密集播放程度均不相同,但并不影响本领域技术人员在看到对比文件1的技术方案后,无需付出创造性劳动,就容易想到通过视频帧的密集播放程度这一相反路径来筛选出用户更感兴趣的视频内容的技术方案

正如最高人民法院在判决书中提及的:

“在认定现有技术是否给出技术启示时,如现有技术方案与权利要求的技术方案互为描述同一指标的正反两个路径,则本领域普通技术人员无需付出创造性劳动,就容易想到利用现有技术方案的反向路径以获得权利要求的技术方案。”

3 小结

通过上述案例可以看出,以整体的角度看待现有技术是否给出了技术启示是十分重要的。

在判断对比文件公开了权利要求的技术特征、或是对比文件给出了技术启示时,不仅仅局限于技术特征本身是否被公开;而更为重要的是,需要以所要解决的实际问题的角度出发,考察相应的技术特征在对比文件中所起的作用与该技术特征在本申请权利要求中所起的作用

之所以要从所要解决的实际问题的角度出发,正是因为权利要求所记载的技术方案正是为了解决该实际问题所提出的技术方案,权利要求中各技术特征、以及各技术特征之间的联系、隐含的步骤等都是为解决该实际问题所服务的。

就比如本文案例中的“跳过率”和“密集播放程度”,倘若是将技术特征割裂来看,“跳过率”和“密集播放程度”是两个相互对立的两个指标,其表征的是筛选视频片段的两种截然相反的方式。

然而,单纯地考量字、词、词组和短语,就将技术特征变成了纯粹的文学用词的斟酌,而这种方式与考察技术方案的创造性的宗旨是背道而驰的。

因此,在评判对比文件是否给出了技术启示时,不应当割裂技术特征和技术特征在权利要求所记载的方案中所起到的作用,而是将技术特征和其作用视作一个整体,立足于所要解决的技术问题,基于所属领域技术人员的知识和能力进行评价,按照发明要解决的技术问题、技术手段、技术效果,从多角度、多维度进行考量。脱离对该技术问题的考察而片面关注区别特征本身是否在其他现有技术中记载,将影响创造性评判结果的正确性。

关于专利保护客体的判断与审查标准

1 摘要

我国专利法是为保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,促进科学技术进步和经济社会发展而制定。如今我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,各项关于推动知识产权高质量发展、强化知识产权保护的措施已成为焦点话题。因此,进一步提升专利申请审查的力度,把控专利申请的质量,才能充分发挥我国专利制度对于发展创新技术的鼓励和推动的作用。

2 引言

专利法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。在审查过程中,审查员通常会在发出第一次审查意见通知书之前对专利申请进行全面审查,即审查申请是否符合专利法及其实施细则有关实质方面和形式方面的所有规定。

一般情况下,首先审查申请的主题是否属于《专利法》第五条、第二十五条规定的不授予专利权的情形;以及,审查申请的主题是否符合《专利法》第二条第二款的规定。

“第五条 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。

第二十五条 对下列各项,不授予专利权:(一)科学发现;(二)智力活动的规则和方法;(三)疾病的诊断和治疗方法;(四)动物和植物品种;(五)用原子核变换方法获得的物质;(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。”

因此,专利授权的客体具有一定的标准,并非所有的发明创造都能受到专利法的保护。本文将以实际案例的角度切入,浅要探讨关于发明专利保护客体的判断与实际审查中审查员关于《专利法》第二条第二款的审查标准。

3 案例研究

本文举出的案例公开号为CN101231732A,名称为“产生收入用的游戏服务器系统和方法”,其母案CN1571340A在中国获得了授权,而在日本的同族专利被驳回,在美国的同族专利的状态则处于撤回的状态。

3.1 原始权利要求1

原始的权利要求1如下:

“1、用于从某一游戏系统的用户那里产生收入的一种方法,每个用户具有一个可移动设备可用于玩耍游戏,该方法所包括的步骤为:

可移动设备通过移动数据网络向某一游戏服务器发送一个申请游戏对话的信号;

在该可移动设备上通过该移动数据网络启动存储在该游戏服务器上的游戏;

通过该移动数据网络将可移动设备的用户的身份识别标志记录到该游戏服务器的一个数据库内;

在该可移动设备上通过该移动数据网络玩耍存储在该游戏服务器上的游戏;

计算出一个总游戏时间;

通过互联网或局域网把该总游戏时间数据发送到移动数据网络供应商。”

2004年3月12日,阿浦福润特技术有限公司申请了该母案,并要求了2003年3月26日申请的美国专利US10/396390(US20050277472A1)的优先权。2007年,阿浦福润特技术有限公司就该母案申请了分案。2011年4月13日,国家知识产权局以本申请权利要求1-19不符合《专利法》第2条第2款的规定、是不予专利保护的客体的理由驳回了该申请。

阿浦福润特技术有限公司不服该驳回决定,于是向专利复审委员会提出复审请求,同时修改了权利要求1和20的主题名称。

专利复审委员会依法受理该申请后,将该申请转送至国家知识产权局原审查部门进行前置审查,然而,国家知识产权局原审查部门在《前置审查意见书》中依然坚持原驳回决定。

于是,专利复审委员会对该申请进行审理,并在审理后指出:本申请权利要求1-32的方案不属于《专利法》第二条第二款规定的技术方案,是不予专利保护的客体。

3.2 修改后的权利要求1

阿浦福润特技术有限公司随即对权利要求1进行了修改,修改后的权利要求1与原权利要求的对比如下:

原始权利要求1修改后的权利要求1
1、用于从某一游戏系统的用户那里产生收入的一种方法,每个用户具有一个可移动设备可用于玩耍游戏,该方法所包括的步骤为:
可移动设备通过移动数据网络向某一游戏服务器发送一个申请游戏对话的信号;
在该可移动设备上通过该移动数据网络启动存储在该游戏服务器上的游戏;
通过该移动数据网络将可移动设备的用户的身份识别标志记录到该游戏服务器的一个数据库内;
在该可移动设备上通过该移动数据网络玩耍存储在该游戏服务器上的游戏;
计算出一个总游戏时间;
通过互联网或局域网把该总游戏时间数据发送到移动数据网络供应商。  
1、用一种系统向多个用户传送玩耍游戏信息和传送从多个用户那里产生收入数据的一种方法,多个用户中的每个用户具有一个可移动设备玩耍游戏,该方法所包括的步骤为:
提供一游戏服务器,该游戏服务器可通过一个移动数据网络和多个可移动设备进行通信;
从多个可移动设备中的某一可移动设备上通过该移动数据网络向该游戏服务器发送一个申请游戏对话的信号;
在该可移动设备上通过该移动数据网络启动存储在该游戏服务器上的游戏;
通过该移动数据网络将该可移动设备的用户身份识别标志和游戏的开始时间记录到该服务器的一个数据库内;
在该可移动设备上通过该移动数据网络玩耍存储在该游戏服务器上的游戏;
把一个结束时间记录到该服务器的一个数据库内;
提供一个可和该游戏服务器通信连接的账单服务器,用于收集该可移动设备的用户玩耍游戏的一个总游戏时间数据并把所述总游戏时间数据通过互联网或局域网发送到移动数据网络供应商的账单系统。

依据修改后的权利要求,阿浦福润特技术有限公司认为权利要求1具有如下技术特征或技术手段:

“所述系统中:(1)通过数字移动数据网络,用户具有的可移动设备与游戏服务器上通信连接;(2)游戏服务器与账单服务器通信连接;(3)游戏服务器与互联网或局域网进行通信连接;(4)账单系统服务器与互联网或局域网进行通信连接;(5)通过互联网或局域网,账单服务器和账单系统服务器进行通信连接”。

3.3 专利复审委员会判决

专利复审委员会维持驳回决定,其认为在现有的网络游戏系统中,通过向用户们提供特定游戏的拷贝收取费用或是从广告收取费用,而不存在从游戏系统中产生收入的方案。

本申请为克服所述缺陷,提出一种从游戏系统中产生收入的方案,解决现有的网络游戏系统中只能从向用户提供特定游戏的拷贝中或是从广告中收取费用的问题。然而,该问题是为解决游戏提供商在提供网络游戏过程中获取盈利的需求,所提出的商业经营管理问题,即其所解决的不是技术问题

为解决该问题,权利要求1通过现有的游戏系统,经由公知的网络系统,借助现有的计算机技术,通过人为制定的游戏数据交互规则和相关游戏费用产生规则来实现从网络游戏中获取收益。

在该方案中,虽然罗列了一些如“游戏服务器与账单服务器通信连接”、“游戏服务器与互联网或局域网进行通信连接”之类的计算机系统与网络互联通信的特征,但所采用的手段并未对现有的网络或计算机系统等内部性能带来改进,也未对其构成或功能带来任何技术上的改变,其仅仅是为了解决网络游戏过程中的商业管理问题,所采取的是一种商业经营管理的手段,并非技术手段

同时,该方案所达到的效果也仅仅是借助互联网服务供应商或无线网络供应商,从游戏系统中产生收入的一种商业经营效果,也并非技术效果

因此,权利要求1的方案不属于《专利法》第二条第二款规定的技术方案,是不予专利保护的客体。

3.4 接连上诉失败

但阿浦福润特公司认为,该申请权利要求1使用了两种不同性质的网络,将不同性质的设备和服务器连成系统,并传送信息和/或数据。根据上述技术手段要达到的技术效果是可移动设备使用数字移动网络玩耍游戏时,将不同性质的设备和服务器构成一个高效、合理的系统以及高效、合理的使用不同性质的网络资源。

上述技术效果所要解决的技术问题是,当在可移动设备使用数字移动数据网络玩耍游戏的环境下,如何将不同性质的设备和服务器构成一个高效、合理的系统,以及如何高效、合理地使用不同性质的网络资源。

于是,阿浦福润特公司不服专利复审委员会的审查决定,先后向北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院、中华人民共和国最高人民法院提起上诉,请求撤销原审判决并判令专利复审委员会重新作出申请决定。

或者这曾是阿浦福润特公司能够把握住并借此推翻审查决定的关键点,然而遗憾的是,在该申请的说明书中并未提及该申请是如何高效、合理地使用不同性质的网络资源的,没有足以支撑阿浦福润特公司的主张的直接证据。同时,由于在复审阶段并没有对该主张展开充分的论述和进一步的争辩,这也为其在后续诉讼造成了一定的影响。

4 审查理念与规则

审查申请的主题是否符合《专利法》第二条第二款的规定,即判断是否属于专利保护客体,通常是通过判断权利要求所限定的方案是否属于技术方案来进行的。

《专利审查指南》中对技术方案的定义是:

“技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。”

而根据专利审查指南(2020)第二部分第九章《涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定》中,第2节的记载:

“如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是解决技术问题,在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的技术手段,并且由此获得符合自然规律的技术效果,则这种解决方案属于专利法第二条第二款所说的技术方案,属于专利保护的客体;

如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的不是解决技术问题,或者在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的不是利用自然规律的技术手段,或者获得的不是受自然规律约束的效果,则这种解决方案不属于专利法第二条第二款所说的技术方案,不属于专利保护的客体。”

可以看出,专利申请属于保护客体的条件关键在于方案的技术性。德国最高法院对技术的概念的典型表述是“通过可控制的自然力量进行系统操作实现明确预期的效果的方案具有技术性”。

结合上述案例可以看出,我国对于方案的技术性的概念表现在权利要求所限定的方案为技术方案需要具备“三要素”,即技术问题、利用自然规律的技术手段以及符合自然规律的技术效果。未采用技术手段解决技术问题,以获得符合自然规律的技术效果的方案,不属于专利法第二条第二款规定的客体。

4.1 自然规律

那么,什么是“自然规律”?自然规律是指存在于自然界的客观事物内部的规律,不以人的意志为转移,不能被人改变、创造或消灭。日本专利法认为:

“所谓的‘自然规律’包括客观的自然现象,比如万有引力、潮汐等,也包括人们总结的自然经验,如指导耕种收获的等。人类自身活动的规律或者规则不在其中。人类只能发现和利用自然规律,无法创造自然规律节气。”

与发明创造相区别的,科学发现和科学理论只是人们对自然界中客观存在的未知物质、现象或变化过程的认识和对其规律的总结,不是利用自然规律去能动地改造世界,因而不属于专利法保护的客体。

此外,经济活动和行政管理工作等方面的计划、规则和方法等,由于只涉及人类社会活动的规则,没有利用自然力或自然规律,因而也不属于专利法保护的客体。

其他智力活动的规则和方法,例如下棋规则、游戏规则、汉语拼音方案、提高记忆力的方法等,由于只是指导人们判断、记忆、推理、分析的规则和方法,不具有技术内容,因而也不属于专利法保护的客体。

4.2 技术手段

专利审查指南第二部分第一章第2节记载:

“技术手段通常是由技术特征来体现的。”

所谓的技术特征,例如产品技术方案的技术特征可以是零件、部件、材料、器具、设备、装置的形状、结构、成分、尺寸等等;方法技术方案的技术特征可以是工艺、步骤、过程,所涉及的时间、温度、压力以及所采用的设备和工具等等。各个技术特征之间的相互关系也是技术特征。

然而,这并不意味着技术特征必然构成技术手段。在审查的过程中,不应当考察单个的技术特征,而是需要整体考虑权利要求中记载的全部特征

修改后的《专利审查指南》提出了对于《专利法》第2条第2款的审查基准,即:

“审查应当针对要求保护的解决方案,即权利要求所限定的解决方案进行。在审查中,**不应当简单割裂技术特征与算法特征或商业规则和方法特征等**,而**应将权利要求记载的所有内容作为一个整体**,对其中涉及的技术手段、解决的技术问题和获得的技术效果进行分析。”

如果直接机械割裂权利要求中的技术特征,则无法客观评价发明的实质贡献,不利于对专利权人给予真正切实的保护。

4.3 审查评述逻辑

审查指南中规定,理论上只要评述权利要求所限定方案解决的问题不是技术问题、采用的手段不是技术手段、获得的效果不是技术效果中任意一点即可。因此,审查员在审查的过程中往往着重其中一个关键点,并围绕这个关键点进行评述。

尽管审查操作规程中规定:

“技术方案的判断,重点判断是否采用了技术手段”。

然而,对于方案是否采用了技术手段相对来说说理较为复杂。再加上目前对于技术手段、技术特征并没有十分明确清晰的定义,不同的角度进行认定往往会存在一定的分歧,从而造成评判的主观性。

从大量的案例中可以看出,在实际的审查过程中,审查员往往会选择从技术问题这一角度进行切入。只要能够评述证明方案所要解决的问题不是技术问题,那么评述方案并未采用技术手段以及并未获得技术效果也就相对容易进行说理。

从最根本的目的来看,对发明创造授予专利权必须有利于推动其应用。国家知识产权局明确指出其对于专利申请审查的目标十分明确,即通过审查过程和审查结论体现专利法的制度价值。

“发明专利审查的最终目的是对每件申请做出应否授权和应当授予何种范围的权利给出实质回应。”

为了避免因个人主观理解而造成的客体问题,审查时通常会严格按照三要素以执行审查。因此,对于专利代理师而言,若在审查意见答复阶段收到审查员关于专利法第二条第二款的意见,无需过于担忧可能的驳回风险。而是应当厘清专利申请所记载的技术方案是否满足“三要素”,即,专利申请实际上要解决的问题是否为技术问题、为解决问题而采用的手段是否是利用了自然规律的技术手段、是否获得了符合自然规律的技术效果。

而由于在技术问题这一要素上相对较为容易说理,专利代理师如果能够分析对于现有技术是否有改进的需求,再去判断满足该需求的解决方案,应用该解决方案能够满足该改进的需求从而获得一定的效果,那么即可对技术问题、技术手段以及技术效果这三要素进行一一阐述。

5 结语

如今随着计算机技术的发展,越来越多的发明专利申请与计算机程序相关。为了充分发挥专利制度对技术创新的鼓励作用,国家知识产权局在不断地精心制定、修改审查规则,持续提高专利审查质量。

正如2020年2月1日起施行的《专利审查指南》,其在第二部分第九章增加了涉及人工智能、“互联网+”、大数据以及区块链等新业态新领域专利申请的审查规则,也是为了响应国务院加强知识产权保护的决策部署,促进新兴技术和新业态新模式的进一步发展。

相信随着时代发展,面对越来越多的新业态新领域专利申请,在审查保护客体问题时的审查理念也会随之不断更新与进步。

百度 VS. 搜狗案:价值一千万的手机输入法的词库同步功能


1 案件概要

1.1 来自最高院的最新判决

2019年9月27日,随着中华人民共和国最高人民法院宣判针对专利号为ZL200610061369.9名称为“一种中文词库更新系统及方法”的发明专利的民事裁定书,搜狗与百度围绕输入法的专利纷争暂时告一段落。

让时间回溯至数年前,2015年11月,北京搜狗信息服务有限公司(简称搜狗)参股的深圳市世纪光速信息技术有限公司将被告北京百度网讯科技有限公司(简称百度)推上法庭,认为百度侵害了专利号为ZL200610061369.9名称为“一种中文词库更新系统及方法”的发明专利。

事实上,涉案专利的专利权人为腾讯科技(深圳)有限公司。2014年6月,世纪光速通过签订《专利许可协议》,以排他许可的方式获得了腾讯的许可。

搜狗认为,Android版、iOS版及PC版的“百度输入法”产品(简称百度输入法)及其所使用的词库更新的方法,落入了涉案专利权利要求1和权利要求7的保护范围,侵害涉案专利权。

鉴于百度输入法用户众多、市场占有率高,给世纪光速造成了重大的经济损失,因此,世纪光速要求百度立即停止侵权行为,并赔付经济损失人民币1000万元

1.2 轰动当时的“互联网第一案”

实际上,这不是第一件搜狗诉讼百度侵权的专利。2015年10月,搜狗率先向北京知识产权法院起诉百度,称百度旗下的“百度输入法”产品侵犯了由其所享有的8项与输入法技术相关的专利,并要求百度赔偿8000万元

接着,搜狗又分别向北京知识产权法院、上海知识产权法院及上海市高级人民法院发起上诉,称百度输入法侵犯其享有9项专利权,并要求百度赔偿1.8亿元

由于涉及到的腾讯、百度、搜狗均为全国知名的大型互联网企业,而涉及的输入法产品在全国范围内得到了广泛的使用,其判决结果可能会对很多手机用户产生影响。一时间,搜狗与百度的专利纷争引起了十分高的社会关注度,也在当时被称为“互联网专利第一案”。

面对搜狗的攻势,一方面,百度同样采取诉讼的方式予以回击。2016年10月,百度向北京知识产权法院发起诉讼,称搜狗旗下的“搜狗拼音输入法”、“搜狗手机输入法”产品侵犯了百度输入法多达10项技术专利,要求搜狗赔偿共计1亿元。

另一方面,百度还采取无效请求的方式,陆续针对涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会提起了专利无效宣告请求,并成功地无效了搜狗持有的多件专利

1.3 专利审理旷日持久

不仅涉及到的专利数量较多,专利的审理也延绵数年时间。就本文提及的针对“一种中文词库更新系统及方法”的专利诉讼而言,腾讯在2006年6月便已提交了该申请,并于2009年3月获得授权。

而搜狗于2015年11月发起诉讼,经历了百度提起的无效复审程序,并且先后经历了北京知识产权法院的一审判决、北京市高级人民法院二审判决,接而上诉至中华人民共和国最高人民法院,花费将近四年的时间才最终迎来了终审判决。

2 涉案专利概述

涉案专利名称为“一种中文词库更新系统及方法”,申请日为2006年6月26日,授权公告日为2009年3月25日。

2014年6月,腾讯与世纪光速签订《专利许可协议》,将涉案专利以排他许可方式许可给世纪光速,许可期限为2013年9月16日至2023年9月15日。

2.1 独立权利要求1和7

涉案专利的权利要求1如下:

“一种中文词库更新系统,所述中文词库与中文输入模块连接并包括有位于终端设备的核心词典和用户词典,其特征在于,还包括位于所述终端设备并通过网络连接到服务器的同步模块,所述服务器用于保存与用户词典对应的用户账号的词典数据,所述同步模块使所述用户词典与服务器中对应用户账号的词典数据之间保持同步。”

而权利要求7则是与方法对应的系统的独立权利要求;权利要求1与权利要求7二者实质上具有相同的保护范围。

2.2 技术特征

涉案专利权利要求1可以划分为如下技术特征:

1) 一种中文词库更新系统;
2) 所述中文词库与中文输入模块连接并包括有位于终端设备的核心词典和用户词典;
3) 还包括位于所述终端设备并通过网络链接到服务器的同步模块
4) 所述服务器用于保存与用户词典对应的用户账号的词典数据;
5) 所述同步模块使所述用户词典与服务器中对应用户账号的词典数据之间保持同步;
6) 保持同步是指检测服务器和终端的词典数据是否一致
7) 当数据不一致时,会根据数据不一致的具体情况;确定是从服务器向终端更新,还是从终端向服务器更新;
8) 根据确定结果进行更新,使得词典数据保持一致。

2.3 争议点

2.3.1 对“保持同步”含义的理解产生分歧

在无效审查和一审过程中,争议的焦点主要在于权利要求1的最后一句话:“所述同步模块使所述用户词典与服务器中对应用户账号的词典数据之间保持同步”——那么,“同步”的含义是什么?同步模块又是如何实现“同步”的?

法院认为,根据当前权利要求1记载的内容以及说明书和同步术语的公知含义,权利要求1中“同步”的含义是使得同一用户的用户词典与服务器上对应的词典数据之间保持一致的状态。

2.3.2 检测的步骤由终端进行还是服务器进行

另一个争议点在于,百度认为,百度输入法的检测步骤在服务器端进行

在演示中,百度输入法在第一次点击备份操作时,词典数据由终端发送至服务器端,终端和服务器端的词典数据实现了同步。再次进行同步操作,同样大小的词典数据再次由终端发送至服务器端

可见,百度输入法在终端并未检测服务器和终端的词典数据是否一致,只是进行备份操作,就实现了将终端词库的数据发送到服务器端。因此,百度输入法并没有在终端设备中执行检测步骤,与权利要求1保护的方案并不相同。

对于这一点,涉案专利在说明书具体实施方式的第一句话就明确记载了同步模块位于终端设备上。而在说明书中并没有记载有其他与该同步模块功能相似的模块,也没有同步模块不位于终端设备上的其他实施例与附图。

基于这个理由,法院认为,涉案专利在服务器端并没有其它可以实现检测功能的模块或者装置,不仅检测的命令需要从终端发出,而且检测步骤也需要在终端执行。因此,百度输入法与权利要求1保护的方案并不相同。

3 一审判决

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条的规定,被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上技术特征,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

涉案专利权利要求1限定了位于终端设备的同步模块使所述用户词典与服务器中对应账号的词典数据之间保持同步的技术特征,百度输入法并不具有这一技术特征,故百度输入法未落入涉案专利独立权利要求1和权利要求7的保护范围。

因此,法院认为驳回了搜狗的诉讼请求。

4 二审判决

搜狗不服,上诉至北京市高级人民法院。搜狗认为,检测的步骤有可能由其他模块执行;并且,即使百度输入法与涉案专利权利要求1的区别在于“检测”与“发送”的顺序不同,二者亦属于等同性特征,百度输入法仍然构成侵权。

高院认为,由于涉案专利权利要求1及说明书并未从文字上明确记载检测步骤由同步模块在终端执行,在双方当事人对此存在争议时,应当根据权利要求的记载,结合本领域技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解予以确定

基于这个理由,由于涉案专利在说明书中并没有其他方式的实施例的记载,也没有其他方式的实施例对应的附图,高院认同一审法院的理解,驳回上诉并维持一审判决。

5 再审判决

搜狗仍然不服,上诉至中华人民共和国最高人民法院。然而,受限于涉案专利在撰写时没有对检测的步骤展开实施例,仅在具体实施方式和附图中展开了“同步模块位于终端设备”这一种实施例,这在诉讼时反而变成了百度据以反击的有力证据。

并且,就算本领域技术人员在进行实际方案设计时,不排除甚至经常采取在服务器一端进行检测的作法,但在涉案专利权利要求1已经作出明确记载,而说明书及相关附图又进一步印证的情况下,不宜对专利权利要求1的保护范围扩大解释。

因此,最高院驳回了搜狗的再审申请。

至此,搜狗就涉案专利向百度提出的侵权诉讼宣告失败。

6 对于专利撰写的思考

6.1 “不可见”的步骤也需要仔细推敲

随着最高院的宣判,围绕这件专利的诉讼在历经四年后终于落下帷幕。搜狗也许并未能意料到,对一个看似“理所当然”的步骤没有充分解释说明却为后续的诉讼埋下了隐患,撰写时的欠缺考虑却成为了诉讼时的致命伤

一方面,尽管权利要求的范围原则上不会局限于说明书中公开的实施例的,然而仅有一个实施例很可能会因此缩小了权利要求的范围。在诉讼阶段,法院判定权利要求的范围并不会因为权利要求的上位概括或多个实施例的上位概括而定,实际上,法院往往会将说明书中公开的实施例即作为对应的权利要求的范围,而不会对权利要求作扩大解释。

另一方面,在计算机软件类专利侵权案件中,被诉侵权软件产品如何执行后台计算机程序从而实现某种技术效果及功能的过程通常是不可见的,而这往往会成为争议的关键。

因此,在撰写专利时更需要仔细地考虑那些内在的、不可见的步骤。每一个步骤都需要在具体实施方式中进行充分地展开,每一个步骤的执行主体都需要清楚地说明。同时,在合理的范围内,更需要尽可能多地举例各种不同方式的实施例,以支持权利要求。毕竟专利保护的是由技术手段所构成的技术方案,而不是技术手段所能实现的技术效果

6.2 技术创新时代更应“着眼未来”

从跨越的时间维度来看,本文中的涉案专利申请于2006年,当时又是否能够想到十几年后的产品会是什么样子呢?尽管搜狗和百度均在2009年便推出了智能手机版本的输入法,然而如今的智能手机已经与当时的智能手机有了较大的差异,很多功能实现的原理已然截然不同。

在搜狗与百度的专利纷争中,搜狗持有的很多专利都是以电脑端为应用环境的,这无疑造成了难以补救的劣势。

而如今互联网技术飞跃发展,创新层出不穷,产品更新迭代的速度极快。再加上互联网技术相关专利保护的难度较高,计算机软件类专利容易被无效掉,这更要求了撰写人员应熟悉领域的当前技术、展望未来的技术发展,合理地对实施例进行延伸和扩展

HOW TO READ A LEGAL OPINION -BY Orin S.Kerr

THE GREEN BAG-AN ENTERTAINING JOURNAL OF LAW

This essay is designed to help new law students prepare for the
first few weeks of class. It explains what judicial opinions are,
how they are structured, and what law students should look
for when reading them.

Download Link:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1160925

Orin Kerr is a professor of law at the George Washington University Law School. This essay can be freely distributed for non-commercial uses under the Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported license.

Fisher & Paykel Healthcare Ltd. v. ResMed Ltd. inter partes review

“事后推理”&普通技术人员的技术水平

1 背景概述

费雪派克医疗保健公司(Fisher & Paykel Healthcare Ltd.)是一家用于呼吸道护理、急性护理和阻塞性睡眠呼吸暂停治疗的产品和系统的制造商,设计商和销售商,主要专注于呼吸加湿器和阻塞性睡眠呼吸暂停治疗两大类产品。

瑞思迈有限公司(ResMed Ltd.)是一家大型医疗器械公司,主要提供可连接云的医疗设备来治疗睡眠呼吸暂停(例如CPAP设备和面罩)、慢性阻塞性肺疾病(COPD)和其他呼吸道疾病。

瑞思迈就持有的US8960196专利向费雪派克提出了专利侵权诉讼。2017年7月14日,费雪派克申请对瑞思迈持有的US8960196专利进行多方审查程序(inter partes review),致使涉案专利的1-22条权利要求因不具创造性而被无效。

2 技术方案简述

美国专利US8960196B2(以下简称196专利)公开了一种“面罩系统与可互换的头带连接器”(Mask System with Interchangeable Headgear Connectors),用于例如利用持续气道正压(Continuous Positive Airway Pressure/Power,CPAP)方法或无创正压通气(Non-Invasive Positive Pressure Ventilation,NIPPV)方法治疗睡眠呼吸障碍(Sleep Disorder Breathing,SDB)。

如图所示,面罩系统10包括框架20(frame 20)和垫30(cushion 30),并在垫30与佩戴者的脸部接触的位置形成密封。框架20包括主体22(main body 22),环形弯头连接密封件24(annular elbow connection seal 24),排气组件26(vent assembly 26)和具有端口盖的端口28(ports with port caps 28)。弯头组件40(elbow assembly 40)连接到环形弯头连接密封件24以将可呼吸的气体输送给面罩的佩戴者。

面罩系统10还包括头带连接器(headgear connectors)50(1),50(2),分别在图1A,1B和1C中示出。头带连接器50(1),50(2),50(3)中的每一个都包括连接点对应于头带(headgear)60(1),60(2),60(3)的连接点。

如图1A,1B和1C所示,每个头带60(1),60(2),60(3)配置与其他头盔配置略有不同。头盔连接器50(1),50(2),50(3)可拆卸固定在框架20上,以便可以将与头带配置相对应的头带连接器连接到框架上,以适配头带。

图2A和2B描绘了’196专利的面罩组件的实施例。在该实施例中,框架220与头带连接器250(1)连接。框架220包括主体222,主体222具有在框架220中形成中心孔的环形弯头连接密封件224。

中心孔224(central bore 224)包括接口结构225(interface structure 225),其在开口252(opening 252)处与头带连接器250(1)连接。头带连接器250(1)包括用于连接头带的结构,包括开口273(openings 273)和夹子276(clips 276)。头带连接器250(1)包括可调节的前额支撑272(adjustable forhead support 272)。

3 对比文件

对比文件包括:

对比文件1

对比文件1公开了一种“面罩垫和框架组件”(Mask Cushion and Frame Assembly)。

框架160(frame 160)通常是三角形的,适合戴在佩戴者的鼻子上并形成呼吸腔(a breathing cavity)。框架160包括进气孔610(gas inlet aperture 610),进气孔610连接至将气体输送至佩戴者的导管。框架160包括具有用于头带的连接点630(connection points 630)的前部。

如右图所示,框架还包括连接至框架160的可调节的前额支撑件162(adjustable forehead support 162),以及用于将面罩连接至佩戴者的头带的连接器200(connector 200)。

对比文件2

对比文件2公开了一种“面罩支撑和面罩组件”(Mask Brace and Mask Assembly),用于利用NIPPV和CPAP以治疗睡眠障碍性呼吸疾病,例如阻塞性睡眠呼吸暂停(obstructive sleep apnea)。

如图所示,面罩系统10包括支架12(brace 12),面罩壳13(mask shell 13),头带14(headgear straps 14),头罩头带连接点15(brace head Strap attachment points 15),面罩衬垫16(mask cushion 16)和面罩壳头带连接点17(mask shell headgear attachment points 17)。

对比文件3

对比文件3公开了一种“带有垫的面罩”(Air Mask with Seal),用于向被呼吸困难或其他呼吸系统疾病的困扰的患者提供加压空气或治疗气体。

如图所示,面罩201(mask 201)包括保持器212(retainer 212),该保持器的轮廓与壳体204(shell 204)的表面匹配,并在进气口208(inlet 208)处耦合至壳体204。

保持器212包括下部连接点214(lower connection points 214)和214’,上部连接点216(upper connection point 216),以将面罩201连接到佩戴者的头带。保持器212包括与壳体204的突出部211(tabs 211)和211’接合的狭槽213(slots 213)和215,使得凹陷的环形区域280(depressed annular region 280)与壳体204的开口边缘配合。

4 案件分析

费雪派克提出了涉案权利要求不具备创造性的三点理由。费雪派克认为,涉案权利要求1-22被对比文件1与对比文件2、对比文件3的结合所公开。

涉案权利要求

权利要求1要求保护一种面罩,用于在正压下向患者输送可呼吸的气体,以治疗睡眠呼吸障碍。权利要求1的内容如下:

1. A mask for delivering breathable gas to a patient at positive pressure to treat sleep disordered breathing, the mask comprising:

a mask frame having a central bore, said mask frame having no built-in or integral headgear attachment points;

a sealing cushion provided to the mask frame and adapted to form a seal with the patient’s face; and

a headgear connector adapted to engage the mask frame, said headgear connector including a pair of lower headgear clip anchors adapted to be engaged with respective ones of a pair of lower headgear clips, said headgear connector including a forehead support connected to the headgear connector by an upper support member, said forehead support including a pair of openings adapted to attach to respective ones of a pair of upper side straps,

wherein the mask frame is adapted to removably connect to more than one headgear connector, each headgear connector being different in at least one aspect.

如下图所示,对比文件1的图5c和图6a公开了面具框架(mask flame)、密封垫(sealing cushion)、具有前额支撑和开口(openings)的头带连接器(headgear connector)、下部头带夹锚(clip anchors)和固定夹(clip)。

事实上,该对比文件为瑞思迈持有的另一件专利,在技术上有一脉相承之处,涉案专利大部分结构上都被该对比文件公开。(例如,面罩框架具有中心孔,没有内置或一体的头带连接点)

5 主要争议点

头带锚

权利要求1还叙述了“适于接合面罩框架的头带连接器,所述头带连接器包括适于与一对下部头带夹中的相应一个接合的一对下部头带夹锚。”(a headgear connector adapted to engage the mask frame, said headgear connector including a pair of lower headgear clip anchors adapted to be engaged with respective ones of a pair of lower headgear clips.)

费雪派克认为,对比文件3提供了具有框架的面罩系统和分离的头带连接器的技术启示,且所述框架并没有头带锚。

结合对比文件3,将对比文件1进行改进后得到的面罩系统具有单独的头带连接器和面罩框架,如下图所示:

如图所示,灰色部分为连接器,红色部分为面罩框架,黄色部分为头带锚。费雪派克认为,根据对比文件3的教导,显然可以修改对比文件1的面罩系统,以将红色部分显示的结构与灰色部分显示的结构(在对比文件1中为一体的结构)分开。

由此,费雪派克认为,对比文件1和对比文件3结合即公开了涉案权利要求。

前额支撑与开口

权利要求1还叙述了:“所述头带连接器,包括通过上支撑部件连接到头带连接器的前额支撑,所述前额支撑包括适于连接到一对上侧带中的相应一个的一对开口。””(said headgear connector including a forehead support connected to the headgear connector by an upper support member, said forehead support including a pair of openings adapted to attach to respective ones of a pair of upper side straps.)

而这也被对比文件1公开,如图所示,对比文件1的图5c公开了所述前额支撑和开口。

多个连接器

权利要求1还叙述了:面罩框架适于可拆卸地连接到多个头盔连接器,每个头盔连接器在至少一个方面有所不同。”(wherein the mask frame is adapted to removably connect to more than one headgear connector, each headgear connector being different in at least one aspect.)

而对比文件2揭示了具有多个支架12的面罩系统,其中不同的支架12具有不同数量的头带连接点。即,支架在至少一方面(用于头带的连接点的数量)不同。

根据对比文件2记载,这样设计的好处在于,可以将不同的可拆卸头带连接器用于单个面罩结构,以允许将不同的头带连接到同一面罩。(“A user may be supplied with a number of braces each with a different number of headgear attachment points . . . in order that a suitable choice may be made.”)

刚性连接

瑞思迈回应说,费雪派克提出的修改是事后观察的产物,因为没有一个已发现的现有技术公开了面罩框架和头带连接器之间的刚性-刚性连接(rigid-to-rigid)。

瑞思迈认为,对比文件1展示了一个整体式的刚性框架,而对比文件3展示了一个两件式刚性-挠性连接。这些都与涉案专利公开的两件式刚性-刚性连接不同。(each headgear connector 50(1), 50(2), 50(3) is constructed of a similar material as the frame 20, e.g., Substantially rigid, non-malleable, plastic material (e.g., polycarbonate).)

法院认为,基于对比文件1、对比文件3等现有技术参考文献披露,两件式的框架结构在涉案专利之前是众所周知的常规技术。而对比文件揭示了面罩外壳与夹的刚性-刚性连接。(The clip is constructed from polycarbonate or similar material.)

由此,根据对比文件1和现有技术的结合,面罩框架和头带连接器之间的刚性-刚性连接是显而易见的。

瑞思迈认为,其属于“事后推理”(事后偏见)。而法院持有不同观点。

法院认为,首先,对比文件1本身就揭示了刚性-刚性连接的使用。其次,在涉案专利中头带连接器和面罩框架之间的刚性-刚性连接缺乏详细的披露。再基于专家证词,法院认为,刚性-刚性连接的技术属于本领域技术人员的普通技术水平之内能够掌握的知识。

6 小结

最终,根据《美国法典》第35条第103款,基于对比文件1、对比文件2和对比文件3及其结合,涉案权利要求1-22被无效。

在瑞思迈对费雪派克提出诉讼后,费雪派克找到了有力的对比文件,由此提出了多方审查程序,要求取消其认为不具备可专利性的权力要求1-22。

多方审查(inter partes review,IPR)是一种快速无效诉讼程序,它允许任何第三方个体提出申请,通过提供相关现有技术挑战一项或多项权利要求的有效性,并由美国专利商标局(United States Patent and Trademark Office,USPTO)的专利审判和上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board)来判决授权专利是否有效。


需要注意的是,在多方审查中,只能依据美国专利法第102条和103条对专利申请文件提出有关新颖性和创造性的无效请求,并且申请人提交的现有技术证据必须是专利文件或出版物。

普通技术人员的技术水平

费雪派克在审查中提出,本领域技术人员的技术水平应当是具有机械工程、生物医学工程或其他类似的工程领域的学士学位,并且,还需具备至少两年在面罩、呼吸治疗、呼吸机或相关产品的设计经验。(“a bachelor’s degree in mechanical engineering, biomedical engineering or other similar type of engineering degree, combined with at least two years of experience in the field of masks, respiratory therapy, patient interfaces or relevant product design experience.”)

而瑞思迈认为,本领域技术人员应当至少具有机械工程、生物医学工程、或类似技术领域的学士学位,并且应当具有至少两年相关产品设计的经验。(“would have at least a bachelor’s degree in mechanical engineering, biomedical engineering, or a similar technical field, with at least two years of relevant product design experience.”)

二者对于普通技术人员的技术水平的定义十分相似。然而在细微之处仍存在差异。法院支持费雪派克的定义,并且认为,额外的经验能够弥补教育上的不足,或者,额外的较于能够弥补经验上的不足。(additional experience may compensate for less education and additional education may compensate for less experience.)

基于此,法院认为本领域技术人员能够将对比文件1与对比文件3结合,从而披露了涉案权利要求的技术方案。

事后推理

在费雪派克的证据下,瑞思迈认为对比文件的结合是对方的“事后推理”。

例如,对于“刚性连接”这一部分的争议,法院认为,首先,对比文件1本身就揭示了刚性-刚性连接的使用。其次,在涉案专利中头带连接器和面罩框架之间的刚性-刚性连接缺乏详细的披露。再基于专家证词,法院认为,刚性-刚性连接的技术属于本领域技术人员的普通技术水平之内能够掌握的知识。

所谓“事后推理”(也称“事后偏见”)是指在判断专利的创造性时,其判断人员往往会受在先技术与专利权利要求中披露的技术的影响,由此得出专利“显而易见”的结论。

由于专利创造性的审查是一种“事后审查”,审查人员是在充分理解发明技术方案的前提之下对其创造性进行判断的,往往会认为该发明极其简单而否认其创造性。

1882年,美国联邦最高法院在审理Loom VS. Higgins一案时指出:“当人们了解了发明的机理之后,即使其有很高的创造性,人们仍然会认为它是很平常的,并认为自己也能创造出来。” 对所谓的“本领域技术人员”(普通技术人员)的水平作出明确的定义和限制,也是作为防止“事后推理”的方法之一。

权利要求的否定性描述

在刚开始尝试撰写权利要求书的时候,有诸多规则和限制。其中有一条是:权利要求中最好避免使用否定性描述。例如:非圆形、不包括、不同……。

然而在法律中,并未给出明确的规定禁止使用否定性描述。

这个规定来源于《专利法》和《审查指南》的要求。专利法第二十六条第四款规定:“ 权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”

《审查指南(2010版)》规定,权利要求“清楚”包括:首先,每项权利要求的类型应当清楚;其次,每项权利要求所确定的保护范围应当清楚;最后,构成权利要求的所有权利要求作为一个整体也应当清楚,这是指权利要求之间的引用关系应当清楚。

否定性描述分为两种情况:

一种是:该否定性描述和与其对应的肯定性描述构成一对对立性的描述,该情况只有有限种选择,要么是肯定性的有限种选择,要么是否定性的有限种选择。比如:一个电压是正的或者一个电压是“非正的(零和负的)”。这种情况的特性是这样的描述都是要求保护的封闭的范围。这种情况下有一种特殊的例子是常见的,就是当这两个有限个数都是“一”的时候,该否定性描述和与其对应的肯定性描述构成一对择一性描述,比如:一种材料饱和或者不饱和,一种装置具有部件A或者没有部件A,一种方法具有步骤a或者没有步骤a。实际上,如果我们摆脱字面上的简单理解,从这种说法的实际意义考量的话,这种情况并不能算作真正意义上的否定性描述。


另一种是:该否定性描述是从一个开放的范围中排除与其对应的肯定性描述的说法,该情况下,该否定性描述实际上也是一个开放的范围。比如:一种材料,其不是材料A(根据权利要求的技术方案判断:可以是B、C、D等等)。

总第12期 中国国家知识产权局复审委员会第六申诉处 王琦琳 发表

  
  

COVIDIEN SALES LLC ,COVIDIEN LP, f/k/a TYCO HEALTHCARE GROUP, LP v. ETHICON ENDO-SURGERY, INC.

柯惠诉爱惜康的超声止血切割刀产品侵犯其三项专利

1 Plaintiffs

Covidien plc(柯惠医疗)前身是Tyco Healthcare。2007年,泰科国际(Tyco International)将医疗保健业务拆分出来并成立了Covidien。而在2014年6月,Covidien同意以429亿美元的价格被美敦力公司(Medtronic Inc.)收购。

具体有关Covidien的资料可以参照:https://en.wikipedia.org/wiki/Covidien

2 Defendant

Ethicon(爱惜康)是强生公司(Johnson & Johnson)的子公司,于1949年在强生集团下成立为一家独立公司。1992年,Ethicon进行重组,由此Ethicon Endo-Surgery成为了独立的公司实体。不过在2013年,强生又将Ethicon Endo-Surgery合并回了Ethicon。

具体有关Ethicon的资料可以参照:https://en.wikipedia.org/wiki/Ethicon_Inc.

3 Background

Covidien的产品主要为医疗器械、手术用品以及其他医疗用品。而Ethicon的产品同样是有关外科手术的仪器。因此,同样作为外科手术器械的大型制造商,Covidien和Ethicon的竞争十分激烈。二者互相提起专利诉讼不仅是为了控告对方侵权以获得巨额赔偿,另一方面出于市场战略的考虑,专利诉讼同样能够给对方造成障碍。

Covidien在康涅狄格州地区法院提起诉讼,控告Ethicon Endo-Surgery的超声外科产品Harmonic ACE+7侵犯了Covidien的三项专利:US6682544、US6063050以及US6468286。

Covidien不仅要求法院阻止Ethicon继续生产和销售Harmonic ACE+7设备,并要求Ethicon对于专利侵权的行为给予一定的赔偿。

整个案件 (案件信息来源:Portal) 历时5年,流程大致为:

Covidien方上诉康涅狄格州地区法院控告Ethicon侵权,经审理,地区法院判定Covidien方总共26项权利要求无效,涉及弯曲刀片的权利要求(Curved Blade Claims)和涉及双凸轮机构的权利要求(Cam Claims)有效,并依次判定Ethicon侵权,需赔偿1.76亿美元。

而后Covidien方提起交叉上诉,Ethicon不服裁决结果同样上诉,联邦巡回法院审理后反而部分推翻了之前地区法院的裁决结果,认定Curved Blade Claims和Cam Claims不具备创造性因而无效,取消了Ethicon的赔偿。

最后Covidien方上诉至最高院,被驳回。

4 Related Patent and Claims

涉案专利包括US6682544、US6063050以及US6468286。涉案权利要求包括US6063050专利的权利要求1、5和9-12、US6468286专利的权利要求1和6-15、US6682544专利的1-3、6、8-13、16、18和23-25。

Ethicon提出的用于无效的现有技术包括:Ethicon prototype(对应US5873873和US5980510)、US5322055以及欧洲专利EP0503662。

本文主要研究US6468286专利的涉案专利,其余涉案专利仅略带一提。

5 CDC

涉案专利披露了一种外科手术装置(如下图FIG.12),该装置在外科手术中利用超声能量来切割和凝固组织。其一端包括用于固定的可拆卸手柄,另一端包括具有内外套管的轴。在轴的远端具有一个夹臂和一个弯曲的刀头。所述夹臂通过双凸轮机构像下颌一样相对刀头开启和闭合。

具体原文为:

“As illustrated in FIG. 12, ultrasonic instrument 212 includes housing 222 and elongated body portion 224 extending distally therefrom. Housing 222 is preferably formed from molded housing half-sections 222a and 222b and includes a barrel portion 226 having a longitudinal axis aligned with the longitudinal axis of body portion 224 and a stationary handle portion 228 extending obliquely from barrel portion 226.

Ultrasonic transducer 230 is supported within and extends from the proximal end of housing 222 and is connected to control module 214 via cable 218.

Jaw assembly 232 is disposed adjacent the distal end of elongated body portion 224 and is actuated by moving movable handle 236 with respect to stationary handle portion 228.

Movable handle 236 and stationary handle portion 228 include openings 238 and 240, respectively, to facilitate gripping and actuation of ultrasonic instrument 212.

Elongated body portion 224 is supported within rotatable knob 234 and may be selectively rotated by rotating knob 234 with respect to housing 222 to change the orientation of jaw assembly 232.”

更为直观的展示,可以参照Ethicon的ACE+7系列超声手术刀产品展示图。

官方网站:https://www.jnjmedicaldevices.com/en-US/product/harmonic-ace7-shears-advanced-hemostasis

不过值得注意的是,在本次诉讼中涉及的Ethicon的产品应当为其在1997年10月提交的相关申请(US5873873、US5980510)对应的产品(直刀头)。

5.1 Ethicon Prototype

在地区法院审理中,Tyco称其所要求保护的发明的最早构想日期是1997年1月,并于1997年3月开始实施。而Ethicon Prototype是 Ethicon是收购Ultracision后进行修改和改进的超声手术刀设备。

1993年, Ultracision, Inc将一种与涉案发明类似的超声外科手术设备进行了商业化(此处有图示,但我并没有找到)。1994年,Ultracision 从戴维森手中获得了055专利,并利用超精密切割技术对专利中的设计进行了修改。1995年底,Ethicon收购Ultracision,并继续进行改善,于1996年11月完成改善后的设备,1997年10月提交申请(US5873873、US5980510,称为“Ethicon专利”) 。

针对这一证据(Ethicon Prototype),地区法院认为, Ethicon Prototype尽管构成§102(g)中的现有技术,但不构成§103中的现有技术。

§102(g) 发明优先地位
根据本条决定发明的优先地位时,不仅应当考虑发明构思和发明付诸实践的时间,而且也要考虑到第一构思发明在另一个发明人的构思之前合理的不懈努力但却是最后一个付诸实践的情形。
有一篇文章对这一法条的剖析写的非常好:https://wenku.baidu.com/view/df66cf900242a8956bece4b0.html

§103 显而易见性
A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

对于§102 并没有学习太多,因此也无法针对Ethicon Prototype进行分析。不过,Ethicon Prototype在此次诉讼中是非常关键的,对它不同的判断影响了地区法院和巡回法院的裁决结果,也正是后来巡回法院推翻地方法院结论的关键之一。

5.2 Curved Blade Claims

US5322055公开了一种超声波外科器械的夹钳凝结器/切割系统(Clamp coagulator/cutting system for ultrasonic surgical instruments)。

涉案专利286专利中,涉及“Curved Blade Claims”为Claim 15:

15.An ultrasonic instrument according to claim 7, wherein the cutting surface of the cutting jaw is curved along the longitudinal axis of the instrument.

的确在全文中,绝大部分实施例都是直刀头,只有说明书末尾处( FIG.8p、FIG.8q ),还是有两个实施例采用的是弯曲刀头的:

In the blade and jaw combination illustrated in FIG. 8p, the blade 24p is generally rectilinear in cross-section and arcuate in a direction toward a similarly arcuate jaw 24p. This curved tip facilitates treatment of tissue at awkward angles of approach. Jaw 24p a generally rectilinear cross-section. The blade 20q, illustrated in FIG. 8q, is generally long and narrow, with a concave recessed side 160, also advantageous for different angles of approach. 

地区法院因为优选实施例公开的是直刀头而判定无法构成技术启示,这一点让我比较疑惑。

同时,地区法院认为055专利公开的弯曲刀头的技术效果( “This curved tip facilitates treatment of tissue at awkward angles of approach.” )和涉案专利中描述的技术效果( “Because of the curve of blade surface 59, the force applied by blade surface 59 to the tissue being dissected can be selectively increased or decreased as instrument 12 is moved forward through trocar assembly 140 by adjusting the location of the tissue on blade surface 59 and thus changing the angle of the force applied to the tissue being dissected.” )不相同,所以同样也无法构成技术启示。

5.3 Cam CLAIMS

对于“Cam Claims”,涉案专利的权利要求为Claims 8:

8. An ultrasonic instrument according to claim 7, further including an actuator tube slidably positioned about the vibration coupler, a distal end of the actuator tube including a cam slot configured to receive cam members formed on the clamp member, the actuator tube being moveable between advanced and retracted positions about the vibration coupler in response to actuation of the handle assembly to effect movement of the clamp member between the open and closed positions.

简单来讲,就是说内管上设置有两个槽,而超声刀的刀头部分的夹持件上对应设置了两个凸轮构件,凸轮构件嵌合槽口完成两种部件的连接。并且,内管可以响应手柄的致动而在外管内前后伸缩,从而实现夹持件的开启和闭合。

地区法院认为055专利仅在说明书中提及是“ 枢转地承载”(an elongated tube 22 pivotally carrying a clamping jaw 24 at its distal end) ,但并没有针对枢转结构做出更具体的解释,因此没有提供“如何将弯曲刀片固定到夹持臂”的技术启示。

而对于662专利,地区法院认为其公开的是一种 关于外科钳口结构的装置(Approximating apparatus for surgical jaw structure),并不是使用超声能量的外科手术设备,因此领域不同,也不能作为结合的启示。

因此,地区法院做出裁决,部分无效,部分侵权,裁定Ethicon因侵犯专利权赔偿1.76亿美元。

6 CAFC

巡回法院部分否定了地方法院的结论,认为Ethicon Prototype构成现有技术,在此前提下,基于Ethicon提出的055专利和662专利,286专利的涉案权利要求不具备创造性,因此无效。

6.1 Ethicon Prototype

Tyco认为,如果申请人进行发明时的技术不为人知,那么§ 102(g)中所称的“现有技术”不能作为§ 103条中的现有技术,因为这样会“建立一个可专利性标准,即,“
applicant’s contribution would be measured against secret prior art ”。

巡回法院称,现有技术并非要求已经实施,只要是能够证明其发明构思在先,后来通过不懈的努力完成了实施(conceived of the invention fisrt and was diligent in later reducing it to practice)。

在完成实施后,根据§ 102(g)的要求“不应当放弃、抑制或隐藏发明”(the prior invention not be abandoned, suppressed, or concealed after reduction to practice),这样使得发明减轻了“技术秘密”的性质(does mollify somewhat the ‘secret’ nature of § 102(g) prior art)。

当然,审理过程中还通过真实设备演示,验证了Ethicon的设备确定公开了其余的26项权利要求,此处不展开详述。

6.2 Curved Blade Claims

尽管技术效果不同,但是,当发明涉及要素的组合时,相关领域中已知的任何需求或问题都可以提供结合的理由。(When a claimed invention involves a combination of elements, however, any need or problem known in the relevant field of endeavor at the time of invention can provide a reason to combine.)

也就是说,虽然055的技术效果和涉案专利不同,但是055专利公开了弯曲刀片有好处,那么就给了本领域技术人员足够的动力去使用弯曲刀片。并且在055专利中,没有任何反向教导,能够阻碍本领域技术人员将现有技术与最接近的现有技术相结合,即阻断本领域技术人员将二者结合的动机。

基于055专利公开了弯曲刀片的好处,那么,本领域技术人员很容易想到用弯曲刀片代替直刀片,即,将Ethicon Prototype和055专利进行结合,导致权利要求15不具备创造性。

6.3 Cam Claims

首先,Ethicon Prototype使用的是单凸轮机构,而055专利未提及任何固定/安装结构 。

不过,Tyco方的专家证词“神助攻”—— “将单个凸轮变成两个凸轮的明显方法就是将凸轮从中间分割开……尽管并不是最有效的方法”,以及“单凸轮机构和双凸轮机构的工作原理是相同的” 。

因此,巡回法院认为本领域技术人员很容易想到用双凸轮机构代替Ethicon Prototype使用的单凸轮机构。

不仅如此,法院认为662专利公开了一种可移动的“用于外科手术器械的钳口结构”,根据说明书记载:“连接钳口的销钉在狭槽中滑动”,以及“采用一对凸轮构件和凸轮槽来打开和关闭钳口”,也就是使用了一对用于抓握/抓紧的销和狭槽,与涉案专利通过双爪抓取组织的凸轮结构类似。

662专利明确公开,使用钳口结构不仅可以用于抓取组织,还可以用于切割和解剖;因此,662专利虽然不涉及超声波能量,但该机械结构的设计是外科手术器械的常见技术,并不是超声仪器独有的。因此,基于Ethicon Prototype和662专利的结合,权利要求8不具备创造性,因而无效。

综上,巡回法院部分否定了地方法院的结论,并裁决权利要求8和15无效。Ethicon被判定取消巨额赔偿。

7 conclusion

其实这件案子并没有太过深入的研究,例如对于§ 102(g)并没有太多的研究,对于
§ 103的理解也浮于表面。不过赶鸭子上架,不得不写,也是硬着头皮看了几篇专利和裁决结果。

关于原始的裁决文书我并没有找到,因此全部信息来源于Portal和Casemine。

下次研究一下美国专利法关于发明优先地位的法条试试。